【预警】最高院最新“涉外定牌加工”判决对外贸领域的影响！

     每年4月，中国海关和最高人民法院都会同期发布前一年度典型知识产权案例。今年最高院发布的2019年典型案例之一“本田公司与恒胜公司”侵害商标权纠纷案〔最高院138号判决〕中，涉案侵权商品在申报出口时被海关扣留，之后经历了一审、二审、再审共计三年半年时间。2019年9月，最高院做出境内涉外定牌加工企业构成侵权的最终判决，该判决与以往类似案件判决结果有所不同，很有可能对外贸生产企业产生深远影响。

     近年来，有关涉外定牌加工中商标侵权认定的讨论一直持续不断。虽然个案情况存在差别，但是各级法院的判决中仍体现了一定程度的共性。现有判决显示，如果境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，委托加工的产品全部出口到该目的国，且境内加工方已经尽到合理注意义务，那么境内加工方的加工行为一般不会被认定为构成商标侵权。

01 海关具体是怎样行使保护职能的？

     最高院138号判决案中最初的发端是海关对恒胜公司申报出口的货物进行了扣留，执行知识产品海关保护，那么海关具体是怎样行使保护职能的？

       知识产权海关保护是指在货物进出境时，由海关对侵权货物进行扣留、调查乃至处罚的行政管理行为。海关的知识产权保护有主动保护与被动保护两种方式。
 
      主动保护，也就是依职权保护，指知识产权权利人已经向海关总署进行了知识产权备案，海关根据备案的知识产权权属及商品信息、侵权人信息、侵权货物信息，依照职权主动中止涉嫌侵权货物的通关程序，通知有关知识产权权利人，并根据知识产权权利人的申请对涉嫌侵权货物实施扣留、调查，并对侵权货物的收发货人实施行政处罚。
      被动保护，也就是依申请保护，指虽然知识产权权利人并未在海关总署进行知识产权备案，但权利人发现侵权货物即将进出口时，仍然可以直接向海关提出申请，要求海关对涉嫌侵权的进出口货物进行查扣。但海关对依申请扣留的侵权嫌疑货物不进行调查，知识产权权利人需要就有关侵权纠纷向人民法院起诉。如果海关未在法律规定时限内收到法院协助执行的通知，其将放行货物。

     也就是说，海关在实施主动保护时，会对进出口货物是否侵权做出实质性的调查，并可能给予侵权人行政处罚；而实施被动保护时，海关仅根据知识产权人的申请对货物进行查扣，但是并不会进行调查。
 

      主动/被动调查可能产生的结果：主动保护下海关认定侵权，对侵权人进行罚款；认定不侵权，放行货物；不能认定是否侵权，告知权利人如果海关自货物扣留之日起50天内没有收到法院的协助执行通知，货物将被放行；被动保护下，如果扣货20天内海关没有收到法院协助通知的，海关应放行货物。

      最高院138号判决案件即是第三种情况，海关向权利人出具的《关于侵权货物调查结果通知书》称“对于该批出口的摩托车是否构成侵权，海关难以认定”。实践中，如果案件存在涉外定牌加工或其他复杂情节时，海关经常会出具该类调查结果。原因是海关作为进出口货物的监管部门，虽然具有知识产权边境保护的职能，但并不是知识产权管理的专门机构，所以实践中海关对货物侵权与否的认定是非常谨慎的，如果权利人和涉嫌侵权人之间存在较大的争议，海关会认为通过司法渠道解决是更合理的方式。

02 最高院往年类似案件的判决思路

最高法院针对涉外定牌加工相关案件曾经有两份具有指导意义的案例，均未认定被委托人侵权。

【案例一】2014年最高院做出(2014)民提字第38号判决书（“PRETUL”商标案），判决思路为：当被诉侵权行为构成涉外定牌加工时，由于产品全部出口至境外，贴附的商标在中国不发挥识别功能，应不视为在中国的商标性使用，故不认定为商标侵权。

【案例二】2016年，最高院又做出(2016)最高法民再339号判决书（“东风”商标案），判决思路为：涉外定牌加工的产品全部用于出口，不进入中国市场销售，并未影响国内商标权利人注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。在国内出口商对外国权利人商标权尽到合理审查注意的前提下，涉外定牌加工一般不被认定为构成商标侵权。

2014及2016年之后，各地方法院的裁判思路也大体上倾向于认同以上最高院判决的思路。

03 具有开创性的最高院138号判决思路

第1点：最高院对涉外定牌加工是否构成商标使用的判定有很大的转变。

      虽然涉外定牌加工的所有产品全部出口境外，不会在中国境内直接接触到最终消费者，但最高院认为商标从商品生产完成之时其实就具备了区别商品来源的可能性，因此商品生产环节已属于商标性使用。并且商品在境内已经接触到诸如承运人这类公众，且商品出口后还有可能回流中国，存在造成消费者误认的可能，所以最高院认为涉外定牌加工和出口行为已经构成了对商标的使用，属于侵权行为。

第2点：最高院138号判决认为涉外定牌加工的产品被相关公众接触后如果有导致混淆的可能，就构成商标侵权。

      在涉外定牌加工构成商标使用这一认定的前提下，最高院又进一步阐明认定是否构成商标侵权，应该以是否具有混淆可能性为标准，而非以实际造成混淆为标准来判断。因此，只要被诉商标与国内商标权人的商标构成近似且商品为类似商品，就可以判断出是否具有混淆可能性, 而不需要再考虑是否实际造成混淆的因素。

结论：即使涉外定牌加工产品全部用于出口，仍然存在被相关公众实际接触并引发混淆可能性，因此涉外定牌加工可能构成侵权。

第3点：境外商标注册及授权不再是不构成商标侵权的合法抗辩理由。

      以前的裁判思路中，在国内被委托人已对外国权利人商标权尽到合理审查注意义务的前提下，涉外定牌加工通常可以作为商标侵权的除外情形。因此，实践中，如果涉外定牌加工中的国内被委托人能够提交外国商标权利人的境外商标权属证明以及外国权利人的商标使用授权, 通常就会被认为已经尽了相应的注意义务，没有损害国内商标权人的实际利益，从而成为其不构成商标侵权的抗辩理由之一。

      然而，最高院在138号判决中明确指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

     由此可见，由于涉外定牌加工作为不侵权的例外情形已经被否定，以此作为前提的尽到合理审查义务以及境外商标注册和授权都已经不能够作为合法的抗辩理由。

04 未来从事定牌加工业务的企业法律风险极大

 
      最高院138号判决后还没有新的涉外定牌加工案件裁判文书被公布，因此这份判决的裁判思路是否会被全国法院仿效尚未可知。但如果其裁判思路被推广，则涉外定牌加工案件的走向可能会有大的变化，相关企业侵权法律风险也将增大。

05 加工企业应预防侵权风险

 
       合作关系确立前：应严格审核境外委托方商标权利情况，如果在中国有注册商标，且商品保护范围已覆盖其授权加工的类别及商品，商标也在有效期限内，且无明显纠纷以及侵权风险，则可考虑签署合作协议；如果境外委托方尚无中国注册商标，则应查询是否有其他在先权利障碍，并要求委托方通过注册或者其他程序（如转让）尽快获得商标权，在未完成上述程序前，不建议开展合作。

       获得授权时：境外委托方在中国已有注册商标的，加工企业应在签署授权协议时，谨慎审查授权内容，如商标、商品、权利人等是否与其注册商标涵盖的范围一致、授权期限是否在商标有效期内；可以考虑在协议中约定保证条款，要求境外委托人对维护注册商标权利的有效性及授权的有效性承担保证义务，还可以约定委托方应承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。       在境外委托方尚无中国注册商标，也未查询到明显侵权风险，同时确有合作必要的情况下，建议在协议中增加境外委托方的保证义务，要求境外委托方在一定期限内申请并获得中国境内商标注册，并在取得注册后完善后续授权程序、维护其注册商标权利的有效性、授权的有效性，同时约定由委托方承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。       获得授权后：应督促和确认境外委托方尽快完成商标许可备案和海关备案手续；加工企业需要严格规范使用授权商标，如果货物出口时被海关被扣留，则联合境外委托方及时与海关沟通，在必要时积极起诉或应诉。

06 总结

 
      最高院裁判思路的变化与我国经济形势的发展、国际贸易形势的变化以及我国知识产权司法保护需求在逐步转变有关。

      自改革开放后，涉外定牌加工贸易曾是我国对外贸易的重要方式，地位举足轻重，因此在司法实践中对这种贸易形式一直给予了特殊的保护，几乎是作为一种商标侵权的例外情形被区别对待，即通常情况下不认定为侵权。

      如今，我国经济发展方式已从高速增长向高质量发展转变，涉外定牌加工在国际贸易中的比重也越来越低；与此同时，国内自主知识产权产品及民族品牌兴起并不断发展壮大，对知识产权的创造、运用、保护和管理变得更加重要。

      总体而言，对于国内外权利主体依据相同的规则进行平等的保护，避免给予某种贸易形式特殊保护是大势所趋，有利于维护我国法律制度的统一性、引导国内外主体尊重并重视我国的法律规定，进而促进平等市场主体之间的公平竞争和创造稳定的法制环境。